PCT und EPA Recherchengebühren; Einheitlichkeit (Teil 2)
PCT und EPA Recherchengebühren; Einheitlichkeit der Erfindung (Teil 2)
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Teil 1: Gründe für eine beschränkten Recherche
Heilung des Problems der beschränkten Recherche
Nachdem in Teil 1 dieses Blogs Szenarien diskutiert wurden, welche zu einer Beschränkung der Recherche führen können, beschäftigt sich dieser Teil 2 des Blogs mit Möglichkeiten der Abhilfe. Obgleich diese Möglichkeiten der Abhilfe teuer sein können und für manche Anmelderinnen zu teuer sein können, um es von der positiven Seite aus zu sehen, können Beschränkungen der Recherche in der Regel geheilt werden. In Abhängigkeit davon, welches Patentamt die beschränkte Recherche ausgeführt hat und in Abhängigkeit von dem Verfahrensstand, in welchem die Beschränkung der Recherche stattgefunden hat (beispielsweise Anmeldeverfahren in der nationalen bzw. regionalen Phase im Vergleich zur internationalen Phase einer PCT-Anmeldung) bestehen die folgenden Heilungsmöglichkeiten:
1) Einschränkung des Gegenstands der Patentansprüche auf den recherchierten Stand der Technik
2) Zahlung von zusätzlichen Recherchengebühren
3) Einreichung von geänderten Patentansprüchen mit dem Eintritt in die nationale/regionale Phase aufgrund PCT
4) Einreichung einer Teilanmeldung
1) Einschränkung des Gegenstands der Patentansprüche auf den recherchierten Stand der Technik
Abgesehen von moderaten Sachbearbeitungskosten für die Ausarbeitung geänderter Patentansprüche ist dies die wohl kostengünstigste Alternative, auf Beschränkungen der Recherche zu reagieren. Verfolgt man in einer Anmeldung mehrere Sätze von Patentansprüchen, wovon jeder Satz einen eigenen, unabhängigen Patentanspruch aufweist, empfiehlt es sich als eine Vorsorgemaßnahme denjenigen Anspruchssatz in der numerischen Abfolge als ersten Anspruchssatz zu listen, welcher als am wichtigsten angesehen wird. In vielen Fällen recherchieren Patentämter nur den ersten oder die ersten Sätze von Patentansprüchen in numerischer Abfolge und erheben Beanstandungen hinsichtlich der Recherche weiterer Anspruchssätze, nachdem sie diese teilweise Recherche durchgeführt haben, und senden entsprechend einen teilweisen Recherchenbericht, wenn beispielsweise eine mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung festgestellt wird oder andere Erfordernisse für eine komplette Recherche nicht erfüllt sind. Wenn jedoch keine Priorisierung hinsichtlich der wichtigsten Anspruchssätze in numerischer Folge vorgenommen wird, könnte die Teilrecherche als weniger wichtig erachtete Ansprüche zum Gegenstand haben, was entsprechend dem Verfahrensstand entweder die Zahlung einer zusätzlichen Recherchengebühr erfordert, oder diese Ansprüche möglicherweise gar nicht mehr in der gleichen Patentanmeldung weiterverfolgt werden können, sondern nur in einer Teilanmeldung.
2) Zahlung von zusätzlichen Recherchengebühren
Obgleich die Zahlung von zusätzlichen Recherchengebühren nicht vor allen Patentämtern und in allen Verfahrensstadien möglich ist, besteht diese Möglichkeit in internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT-Verfahren in sogenannten PCT-Patentanmeldungen gemäß Regel 40.1 PCT. Entschließt sich die Anmelderin, in der internationalen (PCT) Phase keine zusätzlichen Recherchengebühren zu zahlen, besteht eine solche Möglichkeit eventuell in den nationalen oder regionalen Phasen aufgrund PCT, was davon abhängt, welche Behörde als Internationale Recherchenbehörde (ISA) fungiert hat und weiter davon abhängt, um welche nationale/regionale Phase es sich vor welchem Patentamt handelt. Wenn beispielsweise das Europäische Patentamt in der PCT-Phase nicht die internationale Recherchenbehörde war, erstellt das Europäische Patentamt einen ergänzenden Recherchenbericht. Wenn eine Beanstandung wegen mangelnder Einheitlichkeit in der Recherchenphase der ergänzenden europäischen Recherche erhoben wird und entsprechend ein teilweiser ergänzender europäischer Recherchenbericht erstellt wird, welcher nur den ersten Satz bzw. die ersten Sätze von Patentansprüchen in numerischer Folge umfasst, welche nach Ansicht des Europäischen Patentamts im Einklang mit dem Einheitlichkeitserfordernis sowie anderen Erfordernissen steht, ergeht nach Regel 164 EPÜ sowie den Richtlinien für die Prüfung vor dem Europäischen Patentamt H-II 7.4.2 eine Einladung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren. Vorsicht: Falls keine ergänzende europäische Recherche durchgeführt wird, beispielsweise weil das Europäische Patentamt die internationale Recherchenbehörde in der PCT-Phase war, ergeht keine Einladung zur Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren in der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt, siehe beispielsweise Richtlinien für die Prüfung vor dem Europäischen Patentamt unter H-II 7.4.1. In diesem Fall ist es daher besonders wichtig dafür zu sorgen, dass diejenigen Ansprüche, welche in der regionalen Phase vor dem Europäischen Patentamt verfolgt werden sollen, Gegenstand der Recherche in der internationalen (PCT) Phase waren.
3) Einreichung von geänderten Ansprüchen mit Eintritt in die nationale/regionale Phase aufgrund PCT
Mit Eintritt in die nationale/regionale Phase kann die Patentanmelderin geänderte Patentansprüche einreichen, siehe beispielsweise PCT-Anmelder Leitfaden – nationale Phase, Abs. 6.013. Insbesondere wenn das nationale/regionale Patentamt sich nicht vollständig auf die internationale Recherche stützt und daher eine ergänzende Recherche durchführt, so wie beispielsweise das Europäische Patentamt eine ergänzende europäische Recherche im Falle von den meisten (aber nicht allen) internationalen Recherchenbehörde durchführt, können die Ansprüche vor der ergänzenden Recherche geändert werden, so dass die Recherche dann diejenigen Ansprüche umfasst, welche die Patentanmelderin in der nationalen/regionalen Phase weiterverfolgen will. Für diese Anspruchsänderungen sollte die Anmelderin beachten, die ursprüngliche Offenbarung nicht unzulässig zu erweitern, weil sonst die Recherche mit der Begründung abgelehnt werden könnte, dass die geänderten Ansprüche nicht von der ursprünglichen Offenbarung gedeckt sind. Im Falle des Europäischen Patentamts ist die Hinzufügung von nicht von der ursprünglichen Offenbarung gedecktem Gegenstand beispielsweise nach Art. 123 (2) EPÜ ausgeschlossen.
4) Einreichung einer Teilanmeldung
Die meisten Patentgesetze erlauben die Einreichung von Teilanmeldungen, solange eine Stammanmeldung als Basis für die Teilanmeldung noch anhängig ist. Diese Teilanmeldungen werden als eine Form der direkten Patentanmeldungen vor einem bestimmten Patentamt gewertet, welche den Prioritätstag und den Anmeldetag der Stammanmeldung beanspruchen. Teilanmeldungen sind üblicherweise auf die ursprüngliche Offenbarung der Stammanmeldung beschränkt, d.h. es kann der Teilanmeldungen kein Gegenstand hinzugefügt werden, welcher nicht schon in der ursprünglichen Offenbarung der Stammanmeldung enthalten ist. Daher müssen auch die Patentansprüche der Teilanmeldungen vom Umfang der ursprünglichen Offenbarung gedeckt werden, weil anderenfalls die Durchführung einer Recherche mit der Begründung verweigert werden kann, dass der Gegenstand der Patentansprüche nicht durch die ursprüngliche Offenbarung gedeckt ist. Zusammenfassend kann man also sagen, die Teilanmeldung hat den gleichen Prioritätstag, Anmeldetag und die gleiche Offenbarung wie die Stammanmeldung, wird aber ansonsten als eine von der Stammanmeldung komplett unabhängige Patentanmeldung behandelt. Das bedeutet, ein komplett neues Verfahren einschließlich einer neuen Recherche beginnt für diese Teilanmeldungen. Sofern der Gegenstand der Patentansprüche der Teilanmeldungen teilweise mit dem Gegenstand der Patentansprüche der Stammanmeldung überlappt, kann manchmal nach Ermessen des Recherchenprüfers eine vollständige oder teilweise Rückerstattung der Recherchengebühr erfolgen, aber in jedem Fall ist die volle Recherchengebühr zunächst für die Teilanmeldung zu zahlen.
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